東京高等裁判所平成１１年（行ケ）２３９号判決 2000年6月01日

東京都江東区有明３丁目１番地２５

原告

アルゼ株式会社

代表者代表取締役

岡田和生

訴訟代理人弁護士

松本司

同弁理士

廣瀬邦夫

東京都千代田区霞が関３丁目４番３号

被告

特許庁長官　近藤隆彦

指定代理人

伊波猛

同

小澤和英

同

大野覚美

同

廣田米男

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１　当事者の求めた裁判

１　原告

特許庁が平成９年異議第７４７０４号事件について平成１１年６月１５日にした取消決定を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

２　被告

主文と同旨

第２　当事者間に争いのない事実

１　特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「スロットマシン」とする特許第２５９８２４６号の特許発明（昭和６０年７月２６日に特許出願（以下「本件出願」という。）、平成９年１月９日に特許権設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。

本件発明の特許について、小松哲郎等から特許異議の申立てがあり、その申立ては、平成９年異議第７４７０４号事件として審理された。この審理の過程で、原告は、願書に添付した明細書（以下、願書に添付した図面をも加えて「本件明細書」という。）の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求したが、特許庁は訂正を認めず、平成１１年６月１５日に「特許第２５９８２４６号の特許を取り消す。」との決定をし、平成１１年６月２８日にその謄本を原告に送達した。

２　特許請求の範囲請求項１

(1) 　本件訂正前（以下、この発明を「訂正前発明」という。）

複数のシンボル列が停止したときに、入賞ライン上に位置しているシンボルの組み合わせで入賞が決定されるスロットマシンであって、

そのシンボルの組み合わせがボーナス入賞の組み合わせのときに開始され、一定の入賞回数の範囲内で通常よりも入賞の発生確率が高い状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができるボーナスゲームが行われるようにしたスロットマシンにおいて、

シンボルの組み合わせが前記ボーナス入賞とは別の特別ボーナス入賞の組み合わせであることが検知されたときには、通常よりも前記ボーナス入賞の組み合わせが出やすい状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における一定回数までのボーナス入賞に対して前記ボーナスゲームが可能となる特別ボーナスゲームの賞態様を与える制御手段を有することを特徴とするスロットマシン。

(2) 　本件訂正後（以下、この発明を「訂正発明」という。）

複数のシンボル列が停止したときに、入賞ライン上に位置しているシンボルの組み合わせで入賞が決定されるスロットマシンであって、

シンボルの組み合わせが前記ボーナス入賞とは別の特別ボーナス入賞の組み合わせであることが検知されたときには、通常よりも前記ボーナス入賞の組み合わせが出やすい状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における一定回数までのボーナス入賞に対して前記ボーナスゲームが可能となる特別ボーナスゲームの賞態様を与えると共に、この特別ボーナスゲームが一回行われるごとに前記ボーナスゲームが可能となるシンボルの組み合わせが得られない場合にも通常ゲームの入賞により払い出しを行う制御手段を有することを特徴とするスロットマシン。

３　決定の理由

別紙決定書の理由の写しのとおり、訂正発明は、本件出願日前の出願であって、本件出願後に出願公開された特願昭６０－８４９８９号の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、これらをまとめて「先願明細書」という。）記載の発明（以下「先願発明」という。）と同一であるから、本件訂正は認められないとしたうえで、訂正前発明は先願発明と同一であると認定判断した。

第３　原告主張の決定取消事由の要点

決定の理由Ⅰ及びⅡ(1)ないし(3)は認める。同Ⅱ(4)は、１２頁７行目までを認め、その余は争う。同Ⅲ及びⅣは争う。

決定は、訂正発明と先願発明との間の相違点の検討において、先願明細書に、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、連続役物ゲームに移行する絵柄の組合せが得られず、メダルの払出しを受けられる停止絵柄の組合せ（入賞組合せ）になる場合には、他の通常ゲームと同様、メダルの払出しを行うことが開示されていると誤って認定し、訂正発明が先願発明と同一であるとして訂正を認めなかったものであって、この誤りがその結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

１　決定は、先願明細書の「遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、とくにどの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということは知ることができない。本発明の目的は、連続役物増加装置の作動中の通常ゲームであることを音声により表示することによって、他の通常ゲームと区別し、遊戯者に連続役物増加装置の作動および終了を知らせる表示装置を提供することにある。」（２頁右上欄２行ないし１１行）との記載を根拠の一つとして、「連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとは、遊戯者には容易に区別し得ないもの」である（決定１３頁１行ないし３行）と認定した。

(1) 　しかし、上記「遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、」との記載は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとが、入賞による払出しが同じであるから相紛らわしいという意味ではない。連続役物増加装置が作動して特別ボーナスゲームに移行しても、連続役物ゲームに移行するためには、連続役物増加装置が作動していないときの通常ゲームにおけると同様に、３本のリールを停止させて特定の絵柄の組合せを得なければならず、その際のリールの本数が、通常ゲーム時の３本と同じで相紛らわしいというにすぎない。

(2) 　しかも、連続役物増加装置の作動が始まるのは、３本のリールが全部７という印象的な絵柄の組合せで停止したときであるから、遊技者には始まりが知らされており、また、終了条件も決まっているから、どの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということを知ることができないというものでもない。

(3) 　したがって、先願明細書の前記記載は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとは、入賞による払出しまで含めて同じである、とするための根拠になるものではない。

２　決定は「第４図のフローチャートをみると、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとは、通常ゲームとして何の区別もされることなく実行されることが示されている」（１３頁３行ないし７行）と認定した。

(1) 　先願発明では、いったん「７－７－７」となって連続役物増加装置が作動すると、その後の通常ゲームでは、連続役物増加装置作動中以外の他の通常ゲームとは異なり、「７－７－７」を入賞の組合せから外し、入賞の条件を変更していると理解するのが相当である。ところが、第４図のフローチャートには、その旨の記載がない。このように、第４図のフローチャートは、先願発明を説明するのに必要な事項を簡潔に記載したものであり、入賞による払出しまでを含めた連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとの処理を正確に表したものではない。したがって、第４図のフローチャートを、連続役物増加装置作動中の通常ゲームとこれ以外の他の通常ゲームとが、入賞による払出しの点でも同じである、とするための根拠にすることは許されない。

(2) 　本件発明及び先願発明に係るスロットマシンは、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」（昭和６０年国家公安委員会規則第４号、以下「遊技機規則」という。）に適合するように機械を作る必要があり、回胴回転装置を制御する制御装置によって、回胴、すなわちリールの停止態様があらかじめ決まっているということが技術常識である。どのような場面でどのような入賞を許すかは、制御装置が支配するところであり、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとで、入賞の条件、したがってメダルの払出し条件を変えることは、当業者の技術常識に沿い、現実的にも可能なのである。

３　特別ボーナスゲーム中（連続役物増加装置作動中）の通常ゲームにおいては、３０ゲームという限られたゲーム数の中で連続役物ゲームを制限回数の３回全部全うすることが、遊技者の第一の関心事になるのであり、「７－７－７」の連続役物増加装置作動の入賞を期待する他の通常ゲームとは、遊技の重点が本質的に違う。

このような連続役物増加装置作動中の通常ゲームにあっては、入賞役を連続役物ゲームが可能となる組合せに限る方法（以下「Ａ案」という。）も可能であり、この場合、連続役物増加装置作動中のゲーム中は、許された３回の連続役物ゲーム全部をできるだけ少ない掛けコイン数で取りこぼさない遊技に徹するのが得と考えられ、３０ゲームの特に前半では、１枚掛けや２枚掛け等でコインの投資枚数を抑えながら出やすくなったボーナス入賞のみを効率的に獲得するといった遊び方が可能になる。

一方、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいて、連続役物ゲームが可能となる組合せが得られない場合にも通常ゲームの入賞により払出しを行う方法（以下「Ｂ案」という。）を採用することも可能であり、これを採用した場合は、ボーナス入賞以外の入賞はあえて無視して上記と同様な遊び方も可能であるし、また、３枚掛け遊技により、３０ゲームのできるだけ早い段階で２回の連続役物ゲームを消化し、この後、数ゲームにわたって制御装置の引込み及び蹴飛ばし制御をうまく利用して連続役物ゲーム以外の入賞を勝ち取り、３０ゲームの後半残りで最後の３回目の連続役物ゲームを引き当てるといった遊び方も可能になる。

このように、Ａ案、Ｂ案のいずれを採用するかは、遊技機の特徴を決する重要事項である。

そして、一つの賞態様である特別ボーナスゲーム中（連続役物増加装置作動中）に、通常ゲームの入賞により払出しを行うＢ案は、賞の中に賞を創設するものであるのに、先願明細書には、このような払出しを行う点が一切記載されていない。したがって、当業者は、先願明細書にはＡ案が記載されていると認識するより他はなく、Ｂ案が記載されているとは認識しない。

４　被告は、Ａ案につき、遊技者に非常に大きな不満が残るものであると主張するが、商業的成功と特許法第２９条の２の適用とは全く関係がない。また、訴外サミー株式会社のパチスロ機「ジャパン２」は、Ａ案を採用したものではないものの、特別ボーナスゲーム中はボーナスイン（ボーナス入賞）以外の小役の入賞がないに等しい仕様になっているが、遊技者に非常に大きな不満が残る等の問題は生じていない。

また、被告は、原告提出の役物連続作動増加装置が作動している場合の期待値について、遊技機規則を引用して主張するが、上記引用部分は先願発明に係る特許出願より後である平成２年の改正により追加変更された部分であるから、被告の主張は失当である。仮に、上記引用部分を適用したとしても、Ａ案を採用した場合にも、役物連続作動増加装置作動中に通常よりも高確率で出現するボーナス入賞による払出しがあるため、上記期待値の範囲内に十分収まるものである。

第４　被告の反論の要点

１(1) 　「遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、」ということは、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームのゲームの態様がほぼ同様であることにほかならないから、上記状況を生むものにあっては、両通常ゲームにおいて入賞の条件や入賞によるメダルの払戻しがほぼ同様に行われるものであることが明らかである。

(2) 　本件発明の原出願である特願平４－５０９１９号の公開公報である特開平６－２６１９７０号公報には、従来のスロットマシンは、ボーナスゲームやビッグチャンスゲーム等の特典ゲーム時におけるゲーム進行中においては、その開始や終了を何らかの表示手段により表示しなければ遊技者にゲームの進行状況を十分に把握させることができず、表示手段により表示しなければ折角の特典ゲームが突然終了するという印象を遊技者に与えがちであったことが記載されている。遊技者は、連続役物増加装置の作動の開始を知らされており、終了も知ることができないというものではないという原告の主張が、従来のスロットマシンの技術における常識や原告自身の認識に反するものであることは、これによっても明らかである。

(3) 　先願明細書には、一般的に、回胴式遊戯機の遊びの形態には、３本のリールの停止絵柄等の組合せによる通常ゲームと１本のリールで行なうことのできる連続役物ゲームとがあり、３本のリールの停止絵柄の組合せによる通常ゲームにおいては、入賞組合せがあればメダルの払出しが受けられ、入賞組合せが連続役物組合せであれば連続役物ゲームができることが記載されており、先願発明において特にこれを排除することは何ら記載されていない。そうである以上、先願発明においても、回胴式遊戯機に関する上記一般的事項がそのまま適用されるものと推測するのが自然であり、先願明細書に接した当業者は、先願発明は、先願明細書中に記載された回胴式遊戯機に関する上記一般的事項を前提にしてされた発明であると考えるのが普通であるから、先願発明が両通常ゲームにおいて入賞の条件や入賞によるメダルの払出しがほぼ同じに行われることを排除すべき理由はないものというべきである。

２　第４図のフローチャートから、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと、これ以外の他の通常ゲームとが、入賞による払出しの点で同じであるとは到底いえないという原告の主張は、概ね妥当である。しかし、訂正発明についても、原告は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいて、連続役物増加装置作動の入賞となる「７－７－７」を乱数抽選の対象から除外し「７－７－７」の判定を行わないものであると主張するにもかかわらず、訂正明細書にはその旨の記載はなく、また、図３のフローチャートをみても「通常ゲームの入賞か？」以降には、単に「メダル払い出し」の動作が表現されているのみであって「７－７－７」の判定を行わないという表現は一切ない。

結局、先願発明は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームとその他の通常ゲームとで入賞の条件を変えてはいるものの、それは、訂正発明におけると同様の意味においてのことにすぎないというべきである。

３　スロットマシンとして、Ａ案を採用することも、Ｂ案を採用することも、理論的には可能と考えられる。しかし、Ａ案を採用すると、連続役物増加装置作動中の３０ゲームという限られた通常ゲーム中に連続役物ゲームの引き当てができない場合、３０ゲームの間にメダルの払出しは全くないものとなるから、遊技者にとって非常に大きな不満が残るものとなり、遊技者に十分な満足を与えようとして連続役物増加装置を特別に設けた理由を無視することになる。Ａ案が、当業者の採用する現実的な方式となるとは思われない。

４　遊技機規則には、遊技機の入賞及びメダルの払出しについての規格が定められており（別表第五(1)ロ（ニ）、（ロ）、（ト））、どのような場合でも確率的にある程度の数のメダルの払出しが行われるものでなければ、性能に関する規格に適合しなくなる。そうすると、３０ゲームすべてに連続役物ゲームを引き当てることができずメダルの払出しも全くないことも起こるおそれがあるＡ案は、遊技機の規格に照らしてみても甚だ不自然な入賞の条件である。

そして、このように規格に適合しないおそれがあるＡ案を採用したスロットマシンの発明に係る出願を、上記規格に関する規則が出された日以降にすることはあり得ないから、先願発明はＡ案を採用していないものとみるべきである。

第５　当裁判所の判断

甲第４号証（先願明細書）によれば、先願明細書には、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、連続役物ゲーム（ボーナスゲーム）に移行する絵柄の組合せが得られず、メダルの払出しが受けられる停止絵柄の組合せ（入賞組合せ）になる場合には、他の通常ゲームと同様、メダルの払出しを行うことが開示されていると認められる。その理由は、以下のとおりである。

１　先願明細書には、<１>「〔従来の技術〕　スロットマシンに代表される回胴式遊戯機では、通常の３本のリールの停止絵柄等の組合せによるゲーム（以下、通常ゲームという）のほか、１本のリールで行なうことのできる連続役物ゲームもできるように構成されている。かかる回胴式遊戯機において、メダルの払出しを受けられる３本のリールの停止絵柄の組合せ（以下、入賞組合せという）が決められており、さらにそれらの入賞組合せのうち特定の入賞組合せ（以下、連続役物組合せという）になると連続役物ゲームができるように設定されている。」（１頁右下欄５行ないし１６行）、<２>「以上が従来の回胴式遊戯機の概要であるが、この種の回胴式遊戯機に前記連続役物ゲーム自体のゲーム回数（リールの停止可能回数ではない）を増加する連続役物増加装置を設けることができる。この連続役物増加装置は、連続役物組合せのうちのさらに特定の組合せになったときに作動する。連続役物増加装置の作動後は一旦通常ゲームに戻り、通常ゲームにおいてある種の絵柄の組合せになったとき連続役物ゲームに移行する。」（２頁左上欄３行ないし１３行）、<３>「通常、連続役物増加装置は作動開始後３０回の通常ゲームの間作動し、その間に行なえる連続役物ゲームは最高３回と設定されている。したがって、連続役物増加装置作動後、たとえば１０回目の通常ゲームで連続役物ゲームに移行したとすると、残り２０回の通常ゲームの間、連続役物増加装置が作動していることになる。」（同欄１３行ないし１９行）、<４>「前記のごとく、連続役物増加装置の作動中は通常ゲームが主体となる。したがって、遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、とくにどの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということは知ることができない。本発明の目的は、連続役物増加装置の作動中の通常ゲームであることを音声により表示することによって、他の通常ゲームと区別し、遊戯者に連続役物増加装置の作動および終了を知らせる表示装置を提供することにある。」（２頁右上欄１行ないし１１行）、<５>「第３図に示す電子回路を用いて本発明の装置を達成するる（判決注・「るる」は「る」の誤りと認める。）には、たとえば第４図に示すプログラムのフローチャートにしたがって実行すればよい。」（３頁右上欄１６行ないし１９行）との各記載及び<６>第４図の記載があることが認められる。

２(1) 　上記１<１>の記載によれば、先願明細書においては、従来の回転遊技機では、通常ゲームにおいて、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出されるものとされていること、及び、これに連続役物増加装置を設けた技術でも、連続役物増加装置作動前の通常ゲームは、これと同様に、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出されるものであるとされていることが認められる。そして、上記<２>の記載によれば、連続役物増加装置は、連続役物ゲーム自体のゲーム回数を増加するものにすぎないものとされているから、これを設けたことによって通常ゲームにおける払出しまで変更しなければならない技術的要請は、存しないものと認められる。

そうすると、上記記載に接した当業者は、先願発明は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、従来の回転遊技機や、連続役物増加装置作動前における通常ゲームにおけると同様に、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出される方法を採用し得るものと理解するものと認められる。

(2) 　前記１<４>の記載によれば、先願明細書では、従来技術においては、遊技者は、その通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、特に、どの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということは知ることができないものとされていることが認められ、これによれば、先願明細書においては、先願発明の連続役物増加装置作動前の通常ゲームと、連続役物増加装置作動中の通常ゲームとは、区別のつきにくい同様のゲームであることが示されているということができる。

(3) 　前記１<６>の記載によれば、第４図のフローチャートにおいては、連続役物増加装置作動前も、連続役物増加装置作動中も、「７－７－７」や「７－ＢＡＲ－７」という特殊な組合せ等が得られない場合、すなわち大多数の場合には、「通常ゲーム」から出発して、連続役物組合せが得られなかったという判定（「７－ＢＡＲ－７？」、「ＮＯ」）を経由して「通常ゲーム」に戻るという同じ経路をたどる処理となるものとされているから、この「通常ゲーム」から出発する同じ経路での処理内容は、連続役物増加装置作動前も連続役物増加装置作動中も、同様のものであることが示されているとみるのが自然である。

(4) 　以上のとおり、先願明細書の<１>、<２>の記載からは、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、従来の回転遊技機や、連続役物増加装置作動前における通常ゲームにおけるのと同様、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出される方法を採用し得るものと理解され、しかも、前記(2)、(3)のとおり、先願明細書の他の部分の記載においても、先願発明の連続役物増加装置作動前の通常ゲームと、連続役物増加装置作動中の通常ゲームとは、同様のゲームであって同様に処理されることが示されているのであるから、先願明細書に接した当業者は、先願発明においては、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、連続役物増加装置作動前の通常ゲームと同様、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出されると理解するものと認められる。

３　原告は、前記２(2)に関して、「遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、」との記載は、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとが、入賞による払出しが同じであるから相紛らわしいという意味ではなく、リールの本数が同じで相紛らわしいという意味にすぎないと主張するけれども、これをそのように限定的に解釈しなければならない理由は認められない。

また、原告は、連続役物増加装置の作動は、遊技者には始まりが知らされており、また、終了条件も決まっているから、どの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということを知ることができないというものでもないと主張する。

しかし、前記１<３>の記載によれば、遊技者は、その通常ゲームが連続役物増加装置作動中の通常ゲームであるか否かを知るためには、連続役物増加装置が作動を開始した時点以後の通常ゲームの回数を場合によっては３０回程度まで数えて記憶していなければならず、しかも、その間には複数回の連続役物ゲームが入る可能性があることが認められる。ところが、遊技者の主要な関心事は、連続役物増加装置作動中は連続役物組合せを、連続役物ゲーム中は入賞となる停止絵柄を、それぞれ獲得することにあり、遊技者は、上記獲得の成否を巡って一喜一憂するから、通常ゲームの回数を多いときには３０回程度までも数え続けることが容易ではないことは明らかである。したがって、連続役物増加装置の作動は、遊技者には始まりが知らされており、また、終了条件も決まっているとしても、遊技者において、その通常ゲームが連続役物増加装置作動中の通常ゲームであるか否かを知ることは容易ではないものというべきである。

４　原告は、前記２(3)に関して、先願発明では、いったん「７－７－７」となって連続役物増加装置が作動すると、その後の通常ゲームでは、連続役物増加装置作動中以外の他の通常ゲームとは異なり、「７－７－７」を入賞の組合せから外し、入賞の条件を変更していると理解するのが相当であるのに、第４図のフローチャートには、その旨の記載がないことを根拠として、第４図から、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと、これ以外の他の通常ゲームとを、入賞による払出しが同じであるとは到底いえないと主張する。

先願発明では、連続役物増加装置が作動すると、その後の通常ゲームでは、連続役物増加装置作動中以外の他の通常ゲームとは異なり、「７－７－７」を入賞の組合せから外し、その点においては入賞の条件を変更していると理解するのが相当であるのに、第４図にはその旨の記載がないことは原告主張のとおりである。

しかし、連続役物増加装置作動前と連続役物増加装置作動中の通常ゲームについて、「７－７－７」等の特殊な組合せについての入賞の条件の変更があることが記載されていないとしても、それは些細な変更というべきであって、そのことを根拠として、第４図のフローチャートにおける同じ経路をたどる処理において、連続役物増加装置作動中には、入賞の条件が全く変更されて、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってはメダルが払い出されないようになることまでを導き出すことはできない。

５(1) 　原告は、一つの賞態様である特別ボーナスゲーム中（連続役物増加装置作動中）に、通常ゲームの入賞により払出しを行うＢ案は、賞の中に賞を創設するものであるのに、先願明細書には、このような払出しを行う点が一切記載されていないと主張する。しかし、先願明細書に接した当業者は、先願発明においては、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、これに類似している連続役物増加装置作動前の通常ゲームと同様、連続役物組合せ以外の他の入賞組合せによる入賞によってもメダルが払い出されると理解することは前認定のとおりである。

(2) 　のみならず、連続役物増加装置は、連続役物ゲーム自体のゲーム回数を増加するものにすぎず、その作動によって直ちに払出しが得られるものではないから、通常ゲームの入賞により払出しを行うことに加えて連続役物増加装置を作動させてこそ競技者に有利となるものであって、一つの賞態様ということができ、仮に、Ａ案を採用した場合には、連続役物増加装置作動中に連続役物組合せが得られなかった場合には、連続役物増加装置作動に移行する組合せを得られなかった場合よりも遊技者に不利な結果となり、その限度では連続役物増加装置の作動が一つの賞態様としての価値を失ってしまうことは明らかである。以上のとおり連続役物増加装置が一つの賞である点を考慮すれば、先願発明においては、Ｂ案を採用する方が自然であるから、先願明細書にＢ案を排除する記載もないのに、Ｂ案が記載されていないということはできないところである。

この点に関して、原告は、訴外サミー株式会社のパチスロ機「ジャパン２」の例を挙げてＡ案の採用が技術常識であると主張するけれども、上記「ジャパン２」は、Ａ案を採用したものではないから、これをもって、Ｂ案を排除してＡ案を採用することが技術常識であるとみる根拠とすることはできず、他に原告主張の技術常識を認めるに足りる証拠はない。

第６　結論

以上のとおりであるから、原告主張の決定取消事由は理由がなく、その他決定にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。

（裁判長裁判官　山下和明　裁判官　山田知司　裁判官　宍戸充）

別紙　決定書の理由の写し

理由

Ⅰ．手続の経緯

特許第２５９８２４６号の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、遡及出願日が昭和６０年７月２６日である特願平４－５０９１９号を分割して新たな特許出願として出願され、平成９年１月９日にその特許の設定登録がされ、その後、小松哲郎及び白沢正二より特許異議の申立てがなされ、取消理由通知がなされ、その指定期間内である平成１０年４月１５日に訂正請求がなされた後、訂正拒絶理由が通知され、訂正拒絶理由に対して意見書が提出されたものである。

Ⅱ．訂正の適否

(1)訂正請求の趣旨

訂正請求は、特許請求の範囲に減縮を目的としたものである。

(2)訂正明細書に記載された発明

訂正明細書の特許請求の範囲に記載された発明（以下、「訂正発明」という。）の要旨は、訂正明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものと認める。

「【請求項１】複数のシンボル列が停止したときに、入賞ライン上に位置しているシンボルの組み合わせで入賞が決定されるスロットマシンであって、

シンボルの組み合わせが前記ボーナス入賞とは別の特別ボーナス入賞の組み合わせであることが検知されたときには、通常よりも前記ボーナス入賞の組み合わせが出やすい状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における一定回数までのボーナス入賞に対して前記ボーナスゲームが可能となる特別ボーナスゲームの賞態様を与えると共に、この特別ボーナスゲームが一回行われるごとに前記ボーナスゲームが可能となるシンボルの組み合わせが得られない場合にも通常ゲームの入賞により払い出しを行う制御手段を有することを特徴とするスロットマシン。」

(3)　先願明細書記載の発明

当審が通知した訂正拒絶理由において引用した本件発明の出願日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願昭６０－８４９８９号（特開昭６１－２４４３８３号公報参照）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、回胴式遊戯機に関する発明が記載されており、従来技術について「スロットマシンに代表される回胴式遊戯機では、通常の３本のリールの停止絵柄等の組合せによるゲーム（以下、通常ゲームという）のほか、１本のリールで行なうことのできる連続役物ゲームもできるように構成されている。かかる回胴式遊戯機において、メダルの払出しを受けられる３本のリールの停止絵柄の組合せ（以下、入賞組合せという）が決められており、さらにそれらの入賞組合せのうち特定の入賞組合せ（以下、連続役物組合せという）になると連続役物ゲームができるように設定されている。連続役物ゲームとは一般にボーナスゲームと称されているものであり、リールを回転させ、リールを１本ずつ停止させ、１本のリールが連続役物用の絵柄で停止すれば所定枚数のメダルが払出されるというゲームである。このゲームでは通常、最高１２回リールが停止できる。以上が従来の回胴式遊戯機の概要であるが、この種の回胴式遊戯機に前記連続役物ゲーム自体のゲーム回数（リールの停止可能回数ではない）を増加する連続役物増加装置を設けることができる。この連続役物増加装置は、連続役物組合せのうちのさらに特定の組合せになったときに作動する。連続役物増加装置の作動後は一旦通常ゲームに戻り、通常ゲームにおいてある種の絵柄の組合せになったとき連続役物ゲームに移行する。通常、連続役物増加装置は作動開始後３０回の通常ゲームの間作動し、その間に行なえる連続役物ゲームは最高３回と設定されている。したがって、連続役物増加装置作動後、たとえば１０回目の通常ゲームで連続役物ゲームに移行したとすると、残り２０回の通常ゲームの間、連続役物増加装置が作動していることになる。」（１頁右下欄５行～２頁左上欄１９行）と記載され、実施例についての説明では、「リール（Ｒ1）、（Ｒ2）、（Ｒ3）の周囲には通常、７種２１個の絵柄が表示されており、それらの停止絵柄の組合せによって入賞を判定する。・・・連続役物装置は、リール（Ｒ1）、（Ｒ2）、（Ｒ3）の停止絵柄の組合せ・・・が連続役物組合せ（たとえば・・・BAR-BAR-BARまたは☆－☆－☆）になると作動し、メダルを投入せずにリールを３本とも回転可能にする。リールを回転させると、メダルの投入毎に停止（「停止ボタン」の誤記）（Ｓ1）、（Ｓ2）、（Ｓ3）を作動させることができ、停止した絵柄が所定の絵柄（たとえば・・・AAAが表示されている絵柄）であるばあい、所定枚数のメダルを払出す。リールの回転は通常最高１２回可能であり、そのうち６回入賞すれば連続役物装置の作動は終了する。また連続役物増加装置は、所定回数（通常３０回）の通常ゲームの間に最高３回前記連続役物装置を作動させることができるようにする装置であり、たとえば・・・通常ゲームの結果7-7-7の絵柄の組合せとなったばあいに作動する。このばあい、直ちに連続役物装置は作動せず、通常ゲームが繰り返される。その通常ゲームの間特定の組合せ（たとえば・・・AAA-AAA-AAAや7-BAR-7、BAR-BAR-☆など）がえられたばあいのみ、連続役物装置が作動して連続役物ゲームに移行する。連続役物ゲームの終了後、連続役物増加装置の作動中（作動開始後３０回以内）であれば通常ゲームに移行し、前記特定の組合せを待つ。３０回の通常ゲームが終了すると、連続役物増加装置は停止する。」（２頁左下欄６行～右下欄１８行）、「本発明では第１図に示すごとく、絵柄位置検出手段(1)により各リールの停止絵柄を検出し、絵柄の組合せ判定手段(2)で絵柄の組合せを判定する。その判定内容は連続役物増加装置（「連続役物増加検出手段」の誤記）(3)に送られ、7-7-7の組合せのばあいのみ連続役物増加装置(4)を作動せしめ、」（２頁右下欄最下行～３頁左上欄５行）と記載されている。

これらの記載によれば、先願明細書には、メダルの払出しを受けられる３本のリールの停止絵柄の組合せ（以下、入賞組合せという）が決められている回胴式遊戯機であって、それらの入賞組合せのうち特定の入賞組合せ（以下、連続役物組合せという）になると、リールを１本ずつ停止させ、そのリール１本毎に停止絵柄が所定の絵柄であれば所定枚数のメダルが払出され、リールの停止は最高１２回可能で、そのうち６回入賞すれば終了するというゲームを行うことができる連続役物ゲームが行われるようにした回胴式遊戯機において、停止絵柄の組合せが前記連続役物組合せのうちのさらに特定の組合せになったことが判定されたときには、通常よりも前記連続役物組合せが出やすい状態で通常ゲームを３０回連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における３回までの連続役物組合せに対して前記連続役物ゲームが可能となる連続役物増加装置を有する回胴式遊戯機が記載されていると認められる。

(4)対比・判断

訂正発明と先願明細書記載の発明（以下、「先願発明」という。）とを対比すると、先願発明の「メダルの払出しを受けられる３本のリールの停止絵柄の組合せ（以下、入賞組合せという）が決められている回胴式遊戯機」は、訂正発明の「複数のシンボル列が停止したときに、入賞ライン上に位置しているシンボルの組み合わせで入賞が決定されるスロットマシン」に、また、先願発明の「入賞組合せのうち特定の入賞組合せ（以下、連続役物組合せという）になると、リールを１本ずつ停止させ、そのリール１本毎に停止絵柄が所定の絵柄であれば所定枚数のメダルが払出され、リールの停止は最高１２回可能で、そのうち６回入賞すれば終了するというゲームを行うことができる連続役物ゲーム」は、訂正発明の「シンボルの組み合わせがボーナス入賞の組み合わせのときに開始され、一定の入賞回数の範囲内で通常よりも入賞の発生確率が高い状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができるボーナスゲーム」に、さらに、先願発明の「停止絵柄の組合せが前記連続役物組合せのうちのさらに特定の組合せになったことが判定されたときには、通常よりも前記連続役物組合せが出やすい状態で通常ゲームを３０回連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における３回までの連続役物組合せに対して前記連続役物ゲームが可能となる連続役物増加装置」は、訂正発明の「シンボルの組み合わせが前記ボーナス入賞とは別の特別ボーナス入賞の組み合わせであることが検知されたときには、通常よりも前記ボーナス入賞の組み合わせが出やすい状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における一定回数までのボーナス入賞に対して前記ボーナスゲームが可能となる特別ボーナスゲームの賞態様を与える制御手段」に、それぞれ相当するものであるから、両者は、複数のシンボル列が停止したときに、入賞ライン上に位置しているシンボルの組み合わせで入賞が決定されるスロットマシンであって、そのシンボルの組み合わせがボーナス入賞の組み合わせのときに開始され、一定の入賞回数の範囲内で通常よりも入賞の発生確率が高い状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができるボーナスゲームが行われるようにしたスロットマシンにおいて、シンボルの組み合わせが前記ボーナス入賞とは別の特別ボーナス入賞の組み合わせであることが検知されたときには、通常よりも前記ボーナス入賞の組み合わせが出やすい状態で所定回数内のゲームを連続して行うことができ、かつこのゲーム期間中における一定回数までのボーナス入賞に対して前記ボーナスゲームが可能となる特別ボーナスゲームの賞態様を与える制御手段を有することを特徴とするスロットマシンである点で一致し、訂正発明においては制御手段が特別ボーナスゲームが一回行われるごとに前記ボーナスゲームが可能となるシンボルの組み合わせが得られない場合にも通常ゲームの入賞により払い出しを行うのに対し、先願発明ではこの点の記載がない点でのみ相違している。

そこで、相違点について検討するに、先願明細書には、前記に摘記した記載事項以外に、「連続役物増加装置の作動中は通常ゲームが主体となる。したがって、遊戯者にはその通常ゲームが連続役物増加中の通常ゲームであるのか否かを容易に知ることができず、とくにどの時点で連続役物増加装置の作動が終了したかということは知ることができない。本発明の目的は、連続役物増加装置の作動中の通常ゲームであることを音声により表示することによって、他の通常ゲームと区別し、遊戯者に連続役物増加装置の作動および終了を知らせる表示装置を提供することにある。」（２頁右上欄１～１１行）との記載がなされており、この記載によれば、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとは、遊戯者には容易に区別し得ないものであり、しかも、第４図のフローチャートをみると、連続役物増加装置作動中の通常ゲームと他の通常ゲームとは、通常ゲームとして何の区別もされることなく実行されることが示されていることから、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても、連続役物ゲーム（＝ボーナスゲーム）に移行する絵柄の組合せが得られず、メダルの払出しを受けられる停止絵柄の組合せ（入賞組合せ）になる場合には、他の通常ゲームと同様、メダルの払出しを行うことが開示されていると認めるのが相当である。

なお、特許権者は、先願明細書には、第４図のフローチャート及びその他の記載部分何れをみても、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいて入賞による払い出しを如何にするかという点について触れるところは全くなく、例えば連続役物増加装置作動中の通常ゲームにあっては、入賞役を連続役物ゲームが可能となる組合せに限ることも可能であるから、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいて入賞による払い出しを行うことは開示されていない旨主張する。しかしながら、先願明細書の前記摘記の記載事項及び第４図のフローチャートが示すところによれば、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにおいても入賞による払い出しを行うことが開示されていることは、上記説示のとおりであって、しかも、連続役物増加装置作動中の通常ゲームにあっては入賞役を連続役物ゲームが可能となる組合せに限るといったことを示唆する記載も全くないことを考えれば、払い出しを如何にするかが明細書に明記されていないことのみを論拠とする特許権者の上記主張は採用することができない。

(5)むすび

したがって、訂正発明は、上記先願明細書記載の発明と同一であると認められ、しかも、訂正発明の発明者が上記先願明細書記載の発明の発明者と同一であるとも、また、その出願の時において、その出願人が上記先願の出願人と同一であるとも認められないので、特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、この訂正請求は、特許法第１２０条の４第３項で準用する同法第１２６条第４項の規定に適合しないので、当該訂正は認められない。

Ⅲ．特許異議申立てについての判断

(1)本件発明

本件発明の要旨は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。

(2)先願明細書記載の発明

当審が通知した取消理由において引用された特願昭６０－８４９８９号（特開昭６１－２４４３８３号公報参照）は、訂正拒絶理由において引用した先願明細書であり、該先願明細書には、前記Ⅱ．「訂正の適否」(3)先願明細書記載の発明の項で示したとおりの発明が記載されている。

(3)対比・判断

本件発明は、上記訂正発明の構成から下線を付した構成部分（特別ボーナスゲームが一回行われるごとに前記ボーナスゲームが可能となるシンボルの組み合わせが得られない場合にも通常ゲームの入賞により払い出しを行う）を除いた発明に相当するから、上記訂正発明についての判断で示したのと同様の理由（前記Ⅱ．「訂正の適否」

(4)対比・判断の項参照）により、先願明細書記載の発明と同一である。

Ⅳ．（むすび）

以上のとおり、本件発明は、先願明細書記載の発明と同一であるから、本件発明の特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第１項第２号の規定に該当すると認められるので、取り消されるべきものである。

大判例

東京高等裁判所 平成１１年（行ケ）２３９号 判決 2000年6月01日

主文

理由

東京高等裁判所平成１１年（行ケ）２３９号判決 2000年6月01日